5. Contrato DE Licencia DE USO DE Marca PDF

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CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA CESION MARCARIA ANTECEDENTES El contrato de licencia de uso de marca ha tenido un incremento en su uso, en los países que forme el tiempo se han industrializado. Debido a la competencia y el alto funcionamiento en los mercados, el contrato ha sido utilizado y perfeccionado teniendo un auge en la últimas décadas. “Debido a las consecuencias económicas de las licencias marcarias, el régimen básico de estos actos, está constituido por las normas de la legislación de propiedad industrial, las generales en materia de contratos, y a la vez se ha visto complementado por otras reglas que limitan la validez de tales actos. Esas reglas son, básicamente, las que se incluyen en las leyes de transferencia de tecnología y en las antimonopólicas y de defensa de la competencia.”1 Con esto podemos concluir que el contrato de licencia de uso de marca está constituido por diversas normas que se complementan para velar por la protección de la propiedad intelectual, la formalidad del mismo y evitar que el comercio se vea afectado. ANTECEDENTES EN GUATEMALA La primera normativa en la que se encontró regulado en nuestro país fue en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial el cual fue aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la Republica el cual brindaba la definición de marca, su clasificación, propiedades, prohibiciones y regulaciones en cuanto a su inscripción. En el Articulo 32 del Capítulo III regula específicamente sobre las licencias de uso de marca, regula el convenio que se puede suscitar entre el Licenciatario y Licenciado regulando los impedimentos y acciones legales que se puedan tomar por el mal uso de la misma, así mismo regula el lugar de inscripción siendo el Registro de la Propiedad Intelectual. Luego el 1 de noviembre del 2000 entro en vigor la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, en el Articulo 45 menciona el derecho que tiene el titular de la marca para poder conceder la licencia a un tercero para poder utilizarla y la manera en que debe darse el contrato, su inscripción y los derechos y obligaciones de ambas de partes.

1

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. Derecho de marcas tomo. II pág. 358.

DEFINICION Contrato mercantil típico por el cual el titular del uso de la marca, voluntariamente y conservando el derecho sobre la marca llamado Licenciante, concede y autoriza a la otra parte llamado Licenciatario el uso de la misma sin ser titular de esta , regulando las condiciones y límites de explotación y uso de la marca.

ELEMENTOS a) Personales 1. Licenciante Es la persona natural o jurídica que posee el derecho sobre la marca inscrita para conceder licencias de uso. 2. Licenciatario Es la persona a la que se le concede el derecho de uso y explotación de la marca, sin ser titular y con limitación y condiciones establecidas por el licenciante. b) Formales Al no existir requisitos formales en la legislación guatemalteca, al suscribir estos contratos se realizan en base a la libre contratación es decir que las partes determina el contenido, condiciones, limitaciones, formalidades, plazo y todo lo que regule la relación jurídica creada y los usos comerciales. La única formalidad que regula la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 45 es que debe realizarse por escrito y si el contrato es realizado en idioma distinto al español debe legalizarse el documento y traducirse al español. c) Reales El elemento real del contrato es el derecho de uso y explotación de la marca cedida de manera onerosa al licenciatario sin ser el titular del derecho . NATURALEZA JURIDICA Podemos mencionar el derecho alemán ya que este establecía el derecho del licenciante a utilizar la marca pero no con la misma titularidad o magnitud que el

licenciatario. Ya que es el licenciatario quien establece los límites o la manera en que el licenciante puede utilizar la marca. Podemos entonces asumir que la naturaleza del contrato de licencia de marca es el derecho que tiene el licenciatario de usar la marca sin que el licenciante ejerza alguna acción en su contra ya que en términos sencillos este le autorizo para utilizarla y explotarla.

CARACTERISTICAS a) Comercialidad El licenciatario luego de concedidos los derechos debe de incluir e incorporarlos a su proceso normal de producción, para que este pueda utilizarlos en el mercado de bienes y servicios con el distintivo de la marca concedida. Los derechos no pueden ser utilizados para nada más que fines comerciales. b) Bilateralidad Por qué genera obligación para ambas partes, con excepción que si es otorgado de manera gratuita ya que no genera obligaciones directas para el licenciatario. c) Consensualidad Las obligaciones surgen para ambas partes desde el momento que brindan su consentimiento. d) Contratos de cambio o contratos de colaboración El licenciante cede derechos de manera onerosa, es decir por una remuneración o prestación fija por lo que al realizarse ese intercambio hablamos de un contrato de cambio. Ahora bien puede también darse el caso de que el contrato se ejecute en colaboración o cooperación entre dos o mas empresas para lograr un mejor desarrollo de las actividades de las empresas, siendo la excepción si la licencia fue brindada por medio de donación. e) Conmutatividad Generalmente son conmutativos ya que las prestaciones, ganancias y demás elementos quedan pactadas desde un inicio, pero podemos mencionar que pueden llegar a ser aleatorias también por que las ganancias o regalías para el licenciante son determinadas por la cantidad de ventas que el licenciante llegare a tener.

f) Informalidad No tiene ninguna formalidad expresa en la manera de suscribirlo, pero puede ser pactado entre las partes exceptuando si dicho contrato será inscrito en el registro correspondiente. g) Tracto sucesivo La remuneración y el derecho de utilizar la marca deben cumplirse siempre de manera continua dentro del tiempo de duración del contrato.

CLASIFICACION a) Licencias simples Licenciante autoriza o cede derechos de uso de marca a varios licenciatarios sin perder derecho sobre el uso de la marca por el mismo. b) Licencias exclusivas Licenciante no puede brindar derechos de uso similares a más de un licenciatario. Existen dos tipos: a) El licenciante puede abstenerse a usar la marca por si mismo b) El licenciante no cede sobre el derecho de usar la marca por si mismo. c) Licencias onerosas Licenciante percibe remuneración o prestación a cambio de ceder los derechos de la marca, puede darse también en los casos en que el licenciatario esta obligado a adquirir insumos identificados con la marca a el licenciante. d) Licencias gratuitas Puede darse por donación o bien cuando no existe remuneración alguna para el licenciante, es decir no existe ninguna obligación reciproca o por parte del licenciatario. e) Licencias restringidas Pueden existir limitaciones al licenciatario como al territorio, mercaderías, tiempo de utilización de la marca y la manera. f) Licencias ilimitadas Puede otorgarse por todos los derechos sobre la marca.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES Licenciante 1. Inscribir todos los cambios que se susciten en su persona o respecto de ella. 2. Conservar vigente y debidamente registrada la marca. 3. Solicitar la renovación del registro de la marca 4. Hacerle saber cualquier modificación o cambio de la marca al Registro de la Propiedad para su anotación 5. Mantener un control sobre el control de la marca y accionar en contra de tercero que trasgredan dicho derecho. 6. Entregar al licenciatario objetos o información que faciliten el uso de la marca. Licenciatario: 1. Conservar la identidad de la marca utilizándola de manera uniforme. 2. Cumplir con todas las medidas, limitaciones y determinaciones del licenciatante. 3. Informar al licenciatario cualquier inconveniente o posible infracción al derecho de la marca o si un tercero la esta utilizando sin autorización. 4. Conservar el reconocimiento y prestigio de la marca 5. Realizar el pago de la remuneración o prestación pactada al licenciante en la manera impuesta. 6. La licencia no podrá ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias Terminado el contrato tiene la obligación de: 1. Cancelar cualquier registro 2. No utilizar más la marca 3. Liquidar el inventario restante

DERECHOS DE LAS PARTES Licenciatario 1. El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

2. Cuando la licencia se hubiere concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por si mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios. 3. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca

Licenciante 1. Puede autorizar de manera ilimitada, exclusiva, restringida la licencia de uso de marca. 2. Recibir remuneración o contra prestación por parte del licenciatario por el uso de la marca 3. Limitar o condicionar la manera de explotación de la marca al licenciatario.

REGULACION LEGAL DEL CONTRATO El contrato se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Intelectual (Decreto 57– 2000) en los Artículos 45, 46,47. El Artículo 45 menciona algunas formalidades tales como que debe constar por escrito y legalizarse y traducirse el contrato si fue redactado en otro idioma distinto al español y las normas aplicables al contrato como la manera de explotación por parte del licenciatario y derechos. El artículo 46 regula la manera de su inscripción, que no necesariamente debe estar inscrita la licencia para tener validez o establecer derechos sobre la misma. Pero si debe registrarse, necesita cumplir con los requisitos de nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario, domicilio de ambos, la marca objeto de registro, plazo de la licencia, especificación si la licencia es exclusiva, condiciones, limitación, o prohibiciones establecidas para el uso de la marca, aspectos sobre el mecanismo para el control de calidad, copia del contrato firmado por ambas partes La inscripción puede ser revocada o impedida si un tercero con interés solicita a un Juez que corra audiencia al licenciatario y licenciante por un plazo de 15 días, ya que existe peligro de mal uso o engaño en perjuicio del público consumidor. En el Artículo 47 reformado por el Artículo 46 del Decreto 11- 2006 dispone el trámite de la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre y la

inscripción de a licencia de uso debe realizarse en el Registro de la Propiedad el cual dictara la resolución para que se haga la anotación en las solicitudes afectadas y se emitirá un edicto que será publicado en el diario oficial y uno de mayor circulación y luego el Registro brindara la certificación correspondiente.

CONTRATO DE FRANQUICIA

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

Franquiciante concede a un franquiciatario la explotación de una marca comprometiéndose a asistirlo en la organización formación del comercio mediante una remuneración.

Licenciante cede el derecho de explotación de una marca sin perder el derecho de uso y titularidad a un licenciatario a cambio de una remuneración o contraprestación.

No se encuentra regulado en ninguna normativa especifica en el pais

Se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial

Franquiciante Franquiciatario

Lincenciante Licenciatario

Deben realizarse el pago de regalías de

La remuneración puede pactarse a un

COMPARACION CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA

manera constante para mantener el uso de la franquicia.

inicio o conforme a las ventas.

Ha tenido mayor auge en Guatemala

No es tan utilizado

En ambos contratos se ceden los derechos sobre una marca para su explotación y deben ser otorgados de manera conjunta con autorización de ambas partes. Son bilaterales y consensuales, de colaboración y de tracto sucesivo.

TERMINACION DEL CONTRATO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Puede darse la terminación del contrato por: Ser imposible la explotación del derecho o negocio Cuando el plazo estipulado se cumple Acuerdo entre las partes Falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones Por muerte o incapacidad declarada del licenciatario...