Practica 2- Marcas - Es la segunda PDF

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Es la segunda practica de derecho mercantil relacionada con el tema 3 de la guia de estudio sobre las Marcas....

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OPIED DUSTR n Adrian, f

Indice 1. Analizar el elemento de “fuerza diferenciadora” en la marca. En relación con ello, analizar ¿Qué argumentos llevan al tribunal de segunda instancia –confirmados por el Tribunal Supremo– a desestimar la solicitud de nulidad absoluta de la marca “DOGHNUTS” por su carencia de carácter distintivo......................................................................................................2 2. Explicar la diferencia entre marca notoria y marca renombrada (poniendo algunos ejemplos de cada una de dichas clases de marcas). En relación con ello, ¿cuál es la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que menciona el Tribunal Supremo sobe la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas y, en particular, su relación con la apreciación del riesgo de confusión? La reforma de 2018 de la Ley de Marcas ha eliminado la diferencia entre marca notoria y marca renombrada ¿En qué ha consistido la reforma? (Mirar en Internet esta información).........................................................................................................................2 3. Explicar el contenido del derecho sobre la marca. En relación con ello, ¿cuál es la posición del Tribunal Supremo para evaluar el riesgo de confusión de una marca?; ¿cómo se refleja dicho criterio en la fundamentación que utiliza la sentencia de segunda instancia para apreciar el riesgo de confusión en relación con las marcas i) DONUT y DONUTS con DOUGHNUTS, de un lado, y ii) DOGHNUT con DOUGHNUTS, de otro?.........................................................................3

STEFAN ADRIAN GAGOF

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1. Analizar el elemento de “fuerza diferenciadora” en la marca. En relación con ello, analizar ¿Qué argumentos llevan al tribunal de segunda instancia –confirmados por el Tribunal Supremo– a desestimar la solicitud de nulidad absoluta de la marca “DOGHNUTS” por su carencia de carácter distintivo Tras probar diferentes marcas con productos o servicios similares, es la fuerza diferenciadora de la marca la que permite determinar si existe algún parecido que nos haga relacionar dichas marcas. Los argumentos del tribunal que hacen desestimar la nulidad absoluta de la marca “Doghnuts” son: La marca “Doghnuts” es casi idéntica a la palabra “Doughnuts” en inglés, que en Estados Unidos se conoce al postre en forma de rosquilla comercializado por ambas partes enfrentadas en el juicio. Por otro lado, en España la palabra “doughnuts” no se utiliza de forma generalizada para referirse a ese tipo de bollo o rosquilla. Dicho termino no aparece en la RAE ni en ningún diccionario español-ingles y solamente hay un porcentaje muy bajo de personas encuestadas que conocen el termino citado anteriormente. Tras estos argumentos, se notan claros signos de fuerza diferenciadora, capaz de distinguir dichos productos en el mercado.

2. Explicar la diferencia entre marca notoria y marca renombrada (poniendo algunos ejemplos de cada una de dichas clases de marcas). En relación con ello, ¿cuál es la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que menciona el Tribunal Supremo sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas y, en particular, su relación con la apreciación del riesgo de confusión? La reforma de 2018 de la Ley de Marcas ha eliminado la diferencia entre marca notoria y marca renombrada ¿En qué ha consistido la reforma? (Mirar en Internet esta información). Hasta la reforma de 2018, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas fijaba el régimen jurídico de las marcas notorias y renombradas en su artículo 8. La mejor definición de marca notoria se encuentra en el artículo 8 apartado 2 de la Ley de Marcas “2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados “. De ese modo se considera una marca como notoria cuando sea conocida

por la mayoría del publico al que se destine los productos ofertados por la compañía. Por otro lado, la marca renombrada se ve definida en el apartado 3 del articulo 8 de la ley de marcas “3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”. La marca renombrada es aquella reconocida a nivel de población general

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y no se limita a los consumidores habituales. Dicho lo anterior, la gran diferencia entre marca notoria y marca renombrada es que la primera tiene reconocimiento por parte del publico al que se destinan los productos o servicios mientras que la segunda es reconocida por el público en general. Algunos ejemplos de marcas notorias en España pueden ser Acer y Leica y marcas renombradas serian Iberia o CocaCola. En cuanto a la protección forzada de las marcas notorias y renombradas hay una mayoría de países que prohíben el registro de nuevas marcas que intenten imitar signos distintivos de estas en el caso de que se estime que pueda crear confusión para el público especifico. En el caso de la marca notoria se la protegerá por encima del principio de especialidad si esta registrada, lo cual se traduce en que se pueden prohibir marcas que no están relacionadas directamente con la marca notoria porque se intenta evitar el aprovechamiento de la fama de dicha marca. La marca renombrada tiene absoluta protección lo cual impedirá que se registren marcas independientemente de genero de productos o servicios que pueda ofrecer. La reforma de 2018 de la Ley de Marcas, respecto a las marcas notorias y renombradas supuso la eliminación de las notorias, recogiéndose ambos términos como marcas de renombre gozando en conclusión de protección absoluta.

3. Explicar el contenido del derecho sobre la marca. En relación con ello, ¿cuál es la posición del Tribunal Supremo para evaluar el riesgo de confusión de una marca?; ¿cómo se refleja dicho criterio en la fundamentación que utiliza la sentencia de segunda instancia para apreciar el riesgo de confusión en relación con las marcas i) DONUT y DONUTS con DOUGHNUTS, de un lado, y ii) DOGHNUT con DOUGHNUTS, de otro? En la vigente Ley de Marcas, en el Titulo V aparece regulado el contenido del derecho del propietario sobre la marca. En el artículo 34.1 se expone el beneficio de ser el titular de la marca. “1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.”. Por otro lado, el articulo 34.2 abarca que el titular de la marca esta facultado para prohibir a cualquier tercero realizar actuaciones que afecten en el ámbito económico a su marca. Comparando Donut o Donuts con Doughnuts, en esta sentencia se aplica que Donut y Donuts son marcas notorias y, por lo tanto, a mas alto nivel de reconocimiento de una marca, mayor es el riesgo de confusión. La sentencia protege que no se produzca un aprovechamiento del renombre de la marca Donut, registrada en el año 1962. Por último, la similitud fonética de doghnut y doughnuts y por el hecho de que se apliquen a productos de bollería explican el riesgo de confusión.

Bibliografia https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&b=14&tn=1&p=20011208#a8

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https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2019/principales-cambios-queintroduce-la-reforma-de-la-ley-de-marcas/ Guillermo J. Jiménez Sánchez, A. D. (s.f.). Lecciones de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos.

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