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I. PARTE GENERAL 1. ORÍGENES A. La jurisprudencia alemana de 1923 – 1925 Según doctrina mayoritaria, la teoría de la dilución se expuso por primera vez en la jurisprudencia alemana12 de comienzos del siglo XX. La primera sentencia que en Alemania amparó una marca famosa (más allá del principio de especialidad) fue la del Tribunal de primera instancia de Chemintz del 11 de abril de 1923 al resolver el caso de la marca 471113 . Caso en el que la actora, titular de la ya entonces famosa marca 471114 (perfumería) solicitó la cancelación del registro de la misma marca que había sido concedida por el organismo de registro para otra clase del Nomenclátor (medias). El Tribunal concluyó en su memorial que la marca 4711 (para medias) erosionaba la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca 4711 (para perfumes) y en consecuencia hizo lugar a lo solicitado por la actora, ordenando la cancelación del registro de la marca menor. Otro antecedente interesante lo constituye el caso ODOL15, de 1925. En dicho proceso el Tribunal de Elberfeld hizo lugar a la oposición del titular marcario ODOL (marca que registrada en Alemania para dentífricos) a la registración del mismo signo (ODOL) para identificar productos de cuchillería, en el entendimiento de que ODOL era una marca famosa y de que el público creería – al ver un producto distinto con la misma marca – que éstos serían de igual calidad. Para llegar a dicha sentencia el Tribunal razonó que no obstante la evidente distancia que separaba las clases para las que se solicitaron las respectivas marcas (principio de especialidad mediante), habida cuenta de la notoriedad adquirida por la marca ODOL para productos de enjuague bucal, asistía razón al oponente. La registración de otra marca igual (aún para productos tan lejanos) deterioraría la capacidad competitiva de la marca ODOL en su mercado de producto y así vería diluida su capacidad distintiva. Cabe poner de resalto que en su dictum el Tribunal no utilizó, en referencia a la marca famosa, el sustantivo dilución (verwässerung) sino el adjetivo diluido (werwässert). 12

Aunque algún autor (británico) sindica al Reino Unido como lugar de origen de la doctrina. Vid. TONY MARTINO, Trademark Dilution, p. 4. 13 Vid. CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, p. 308 y ss. 14 Cuya notoriedad continúa hasta el día de hoy. 15 Sentencia del Tribunal de Distrito de Wuppertal, del 11 de septiembre de 1925.

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Con posterioridad, la sentencia fue confirmada por el Reichsgericht. El Supremo Tribunal alemán de aquél entonces también se inclinó por extender el alcance de la protección marcaria más allá del principio de especialidad (a pesar de lo que disponía la ley de marcas vigente16 ) razonando que dicha conducta perjudicaba el goodwill del titular de la marca mayor, se aprovechaba de su valor publicitario y además, porque el demandado podría haber utilizado infinidad de otros nombres para denominar sus productos. Los fallos reseñados constituyen una rara avis dentro de la jurisprudencia germana, puesto que en similares casos posteriores una marca famosa solamente fue amparada en base a argumentos de confusión. B. El artículo seminal de SCHECHTER El hito en la materia lo constituye, sin lugar a dudas, la publicación que hiciera en 1927 el doctor FRANK I. SCHECHTER17 : The Rational Basis of Trademark Protection. En torno a dicho trabajo girará toda la doctrina antidilución del mundo anglosajón.18 La originalidad de la tesis de SCHECHTER radica en que para dicho autor “la preservación de la unicidad de una marca debe constituir el único fundamento racional para su protección”19 . Tal aserto contradecía toda la doctrina y jurisprudencia imperante. SCHECHTER descubrió un hecho nuevo: que las marcas pueden verse perjudicadas por el uso de su mismo signo en productos disímiles y lejanos20 . El daño que se le inflinge al titular de una marca consiste en “el gradual desgaste o dispersión de la identidad y representación de la marca o nombre comercial en la mente del público, por su utilización en productos distintos”21. Respecto de la función (jurídica) de la marca, la posición de SCHECHTER también era original, puesto que sostenía que esta era garantizar una calidad determinada, ya que el consumidor no sabía (y probablemente no tenía 16

Pues de acuerdo a la ley alemana de marcas de 1894, para amparar una marca se requería la posibilidad de confusión del público consumidor. 17 40 Harvard Law Review, 813 (1927). 18 Cfr. CHARLES E. RICKET y GRAEME W. AUSTIN, International Intellectual Property and the Common Law World, Oxford – Portland Oregon 2000, p. 136, “the notion of dilution was given an initial impetus in Anglo-American thinking through the writings of Schechter”. 19 Citado por TONY MARTINO, op. cit., p. 17, “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”. 20 Cfr. TONY MARTINO, op. cit., p. 121. 21 Citado por TONY MARTINO, op. cit., p. 14, “the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon noncompeting goods”.

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interés en saber) de donde realmente provenían los bienes que adquiría22. En referencia a la función de la marca FERNÁNDEZ-NOVOA23 clasifica la tesis de SCHECHTER entre las que atribuyen a la marca la función condensadora del goodwill, y a su vez distingue dentro de éstas, la del subtipo más radical, pues para SCHECHTER la marca desempeña un papel principal a la hora de la formación del goodwill (siendo desde su óptica, más importante que la calidad del producto o servicio identificado). Así las cosas, SCHECHTER concibe como principal función de la marca la creación y perpetuación del goodwill. A pesar de la generalidad de sus conceptos, el mismo SCHECHTER autolimitó el alcance de su teoría. Esta no era válida cualquier marca, sino sólo para aquellas que fueran creativas, imaginativas o arbitrarias24 . Solamente estas últimas debían gozar de una protección extra, pues en su opinión cuanto más distintiva fuese la marca, más efectivo sería su selling power25 . En 1932 SCHECHTER elevó al Congreso de los EE.UU. un anteproyecto de ley de marcas que incluía la protección antidilución. Su esbozo no fue bien recibido por los parlamentarios y finalmente, al sancionarse en 1946 la Lanham Trademark Act26, su doctrina no fue incorporada. No obstante este revés en el ámbito federal, muchos estados sancionaron sus propias leyes antidilución. El primero de ellos fue Massachussets27. El Capítulo 110, Sección 7 (a) del Massachussets General Laws dispone que “la probabilidad de lesión de la reputación comercial o la dilución de la cualidad distintiva de una marca o nombre comercial será razón suficiente para obtener una medida cautelar en casos de infracción marcaria o competencia desleal, a pesar de que no exista competencia entre las partes o confusión respecto del origen de los productos o servicios”28. El segundo 22

Vid. SCHECHTER, op. cit., p. 829, “The true functions of the trademark […] in the public consciousness an impression or symbol of […] excellence”. 23 Vid. CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, Las funciones de la marca, p. 57 y ss., ADI T. 5 1978. 24 “Arbitrary, coined or fanciful marks”. SCHECHTER, op. cit., pp. 828-9. 25 “Self evidently, the more distinctive the mark, the more effective is its selling power”, SCHECHTER, op. cit., p. 819. 26 Ley Federal de Marcas de EE.UU. A diferencia de lo que ocurre con la legislación de patentes y de derecho de autor (cuyo dictado es facultad exclusiva del Congreso), en materia de marcas coexisten leyes estaduales junto a LTA. Asimismo, en EE.UU. también es posible adquirir la titularidad de la marca bajo los principios del Common Law (first to use). 27 Massachussets Dilution Statute, del 2 de mayo de 1947. 28 “likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trade name or trade-mark shall be a ground for injunctive relief in cases of trade-mark

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estado, en orden cronológico, que legisló en materia de dilución fue Illinois y el tercero Nueva York29 . No obstante este afán legislativo a nivel local (a mediados de 1995 aproximadamente la mitad de los estados de EE.UU. habían dictado normas antidilución30), la aplicación de estas normas por parte de los tribunales fue escasa y su interpretación contradictoria. En gran medida ello se debió a la reticencia de muchos magistrados a aplicar una normativa que creían contradecía los principios rectores sobre los que se funda el derecho de marcas norteamericano31. La construcción intelectual de SCHECTHER también fue objeto de críticas desde el ámbito constitucional. Así, en opinión de algunos constitucionalistas la teoría de la preemption32 posicionaría a la Lanham Trademark Act por encima de las normas estaduales (antidilución). De esta manera, dado que la LTA no incorporó un capítulo relativo a la protección antidilución, en los casos en que esta fuera aplicable33, quedaría excluida la aplicación de la norma antidilución local. De conformidad a este razonamiento, la tutela antidilución tendría solo alcance local34 . Sin embargo, la jurisprudencia norteamericana aceptó la coexistencia pacífica de ambos ordenamientos35 . Igualmente, la existencia de normas antidilución en una parcialidad (y no en todos) los estados también fue severamente criticada por crear asimetrías legales dentro de las mismas fronteras de los EE.UU. Finalmente, la sanción de la FTDA36 vino a zanjar éstas cuestiones.

infringement or unfair competition notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services”. 29 Ley del 18 de abril de 1955 (Ch. 453, Section 1, 1947 NY Laws 466). 30 Para acceder a un listado actualizada de los estados que han dictado normas antidilución vid. [http://www.inta.org/policy/mstb_antidilution.html]. 31 La mayoría de la doctrina en los EE.UU. entendía que la legislación marcaria se orientaba a la protección de los consumidores ante la posible confusión sobre el origen de los productos o servicios. En cambio, las leyes antidilución eran vistas como favorecedoras de los intereses de los titulares marcarios (pro-plaintiff), lo que no necesariamente redundaría en beneficio para los consumidores. 32 Regla según la cual las normas federales prevalecen sobre las estaduales, en determinadas materias. 33 Inter-state commerce. 34 Intra-state commerce. 35 Como principio general (elaborado pretorianamente) la Lanham Trademark Act sólo sería aplicable cuando una marca era usada en el comercio entre varios estados de EE.UU. (interstate commerce). Si la marca sólo era usada dentro de los límites de un estado, sería únicamente aplicable su legislación local. 36 Vid. supra.

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En último lugar, como cualquier obra humana, la doctrina de SCHECHTER no estuvo exenta de lagunas. Por ejemplo, su teoría sólo contempló la protección antidilución de ciertas marcas, aunque sin establecer un claro criterio diferenciador entre las que podrían ser merecedoras de dicha tutela y las que no, asimismo se doctrina era válida para la defensa de una marca frente a otras iguales, pero nada dijo respecto de marcas similares (el caso más usual en la práctica). Más allá de los aciertos o errores que pudieran corresponderle, pocas veces en la historia de la literatura jurídica un artículo de doctrina ha suscitado tanto debate como el que escribiera en 1927 el doctor FRANK I. SCHECHTER. 2. TERMINOLOGÍA Al estudiar la teoría de la dilución una de las principales dificultades con las que se tropieza es la cuestión terminológica. El término dilución es utilizada por el Derecho en lenguaje figurado. Hablar de dilución en materia de marcas no es otra cosa que recurrir a una figura retórica, un tropo, más concretamente una metáfora. Su noción, por tanto, es ambigua37. Asimismo, el vocablo dilución no es el único utilizado por la doctrina. Así, entre sus parónimos encontramos términos como aguamiento, oscurecimiento, turbiedad, cercenamiento, debilitamiento gradual, dispersión, pérdida de distintividad (hasta aquí referidos al blurring); deslustre, degradación, corrupción, empañamiento, pérdida de las asociaciones positivas (estos otros referidos al tarnishment). Desde el punto de visto semántico, dilución proviene del verbo transitivo diluir, cuya acepción38 aplicable al caso procede de la química y significa: “disminuir la concentración de una disolución añadiendo disolvente”. A su vez, su sinónimo desleír, tiene un significado análogo: “disolver y desunir las partes de algunos cuerpos por medio de un líquido” y “atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas, conceptos, etc.”. Si acudimos a un diccionario especializado39, encontraremos que la dilución es: “el aumento de la proporción de disolvente respecto de un soluto en una disolución, con lo que se disminuye la concentración del soluto en dicha disolución”. 37

Cfr. SAM RICKETSON, “The notion of dilution, however, remains somewhat openended”, The New Australian Anti-Dilution Law 1999, p. 137. 38 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, versión online [http://www.rae.es/]. 39 MARCOMBO – BOIXAREU, Diccionario de Términos científicos y técnicos, Volumen 2, p. 642. McGraw-Hill, 1981.

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En inglés, idioma en el que originariamente se construyó la teoría, el sustantivo (to) dilute también hace referencia a una acción química: “to make thinner or more liquid by admixture” y “to diminish the strength, flavor, or brilliance of by admixture”. Pero además éste idioma agrega una acepción derivada de los usos de bolsa: “to decrease the per share value of (common stock) by increasing the total number of shares”. En el mismo sentido dilution40 significa: “a lessening of real value (as of equity) by a decrease in relative worth; specifically: a decrease of per share value of common stock by an increase in the total number of shares”. Quizás éste último significado derivado del lenguaje bursátil (que no existe en lengua castellana) sea el que bautizó la teoría de SCHECHTER41 . Ya sea en castellano o en inglés, el término dilución es de ambigua interpretación42 . Al fin y al cabo se trata de una metáfora, y como toda metáfora su función es trasladar el sentido recto de una voz (proveniente de la ciencia química o del lenguaje bursátil) a otra figurada (la jurídica), en virtud de una comparación tácita. Su complejidad radica en el uso de una palabra o de una expresión a un objeto o concepto al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación y facilitar su comprensión, objetivo que no siempre es alcanzado. WILLIAM F. ABRAMS y PAUL E. THOMAS 43 señalan un fenómeno interesante, la elección del legislador norteamericano de la palabra dilución ha puesto a los Tribunales en la difícil tarea de interpretar un texto legal cuyo principal elemento es esencialmente metafórico. Como consecuencia de ello (y en lugar de desentrañar su significado) los jueces reaccionaron creando aún más (y más coloridas) metáforas. Entre éstas, siguiendo la clasificación propiciada por los autores citados44, cabe mencionar las siguientes: 40

Merriam Webster Online Dictionary [http://www.webster.com/]. Sin embargo, en ninguna parte del artículo de SCHECHTER se menciona la palabra dilution. La designación “dilución” en referencia a su teoría fue elaboración de comentaristas posteriores. 42 Cfr. LUIS ALBERTO MARCO ALCALÁ, Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 419, quien en referencia a la dilución (en el plano comunitario) dice que “estamos ante un nuevo concepto jurídico indeterminado”. 43 Vid. WILLIAM F. ABRAMS y PAUL E. THOMAS, “Victoria’s Secret” Case Illuminates Confusion over “Dilution” Definition, Intellectual Property, 17 de marzo de 2003. Cabe poner de resalto que uno de los autores citados posee formación en letras. 44 “A disease metaphor: "dilution is an infection which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark." Mortellito v. Nina of Cal., 335 F.Supp. 1288 (S.D.N.Y. 1972). A rodent metaphor: "the very nature of dilution, insidiously gnawing away at the value of a mark." Ringling Bros.-Barnum & Bailey v. Celozzi-Ettelson, 855 F.2d 480 (7th Cir. 1988). A carcinogenic metaphor: "The evil [is] ... a cancer-like growth of dissimilar products ... which feeds upon the business reputation of an established distinctive 41

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− Metáfora de la enfermedad: “la dilución es una enfermedad a la que, si se le permite expandirse, destruirá inevitablemente el valor publicitario de una marca”. Mortellito v. Nina of Cal., 335 F.Supp. 1288 (S.D.N.Y. 1972). − Metáfora del roedor: “la misma naturaleza de la dilución roe con insidia el valor de una marca”. Ringling Bros.-Barnum & Bailey v. Celozzi-Ettelson, 855 F.2d 480 (7th Cir. 1988). − Metáfora cancerígena: “Este mal es como un cáncer que crece en diferentes productos... que se alimenta de la reputación comercial de un nombre o marca comercial famosa”. Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 369 N.E.2d 1162 (N.Y. Ct. App. 1977). − Metáfora del tallado: "El daño... [que la legislación antidilución]... intenta prevenir es la pérdida gradual del poder distintivo de la marca o nombre de una empresa”. Allied Maintenance. − Metáfora musical: “Es el mismo tipo de disonancia que se produciría al vender alimentos para gatos marca 'Romanoff' o cochecitos para bebés con la marca 'Aston Martin'”. Exxon Corp. v. Exxene Corp., 696 F.2d 544 (7th Cir. 1982). − Metáfora del derrumbe: “[La FTDA] busca prevenir... la erosión del carácter distintivo y del prestigio de una marca.” Eli Lilly & Co. v. Natural Answers Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). − Metáfora oxidada: “La dilución corroe una marca” Victoria’s Secret Case. Como conclusión, del análisis del discurso jurídico cabe colegir que la tendencia natural del juzgador al interpretar una metáfora es su reemplazo por una nueva metáfora. De esta manera y a pesar de la grandilocuencia y mérito literario de muchos magistrados el alcance del concepto de la dilución marcaria pareciera tener aún contornos difusos. 3. CONCEPTO

trade-mark or name." Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 369 N.E.2d 1162 (N.Y. Ct. App. 1977). A wood-carving metaphor: "The harm ... [that dilution] ... is designed to prevent is the gradual whittling away of a firm's distinctive trade-mark or name." Allied Maintenance. A musical metaphor: "It is the same kind of dissonance that would be produced by selling cat food under the name 'Romanoff' or baby carriages under the name 'Aston Martin'." Exxon Corp. v. Exxene Corp., 696 F.2d 544 (7th Cir. 1982). A landslide metaphor: "[The Federal Trademark Dilution Act] seeks to prevent ... the erosion of the distinctiveness and prestige of a trademark." Eli Lilly & Co. v. Natural Answers Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). A rusty metaphor: "Dilution corrodes a trademark" V Secret Catalogue”. Ibid.

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Si bien la interpretación gramatical no debe ser el único patrón para la interpretación de un concepto jurídico (o nos habríamos quedado en la época de la Escuela de la Exégesis), en Derecho se debe ser particularmente meticuloso con el uso y distinción de los vocablos45 , pues al fin y al cabo la ley se expresa a través del lenguaje, o mejor dicho, sin lenguaje no existiría Derecho. PATTISHALL, con anterioridad a la sanción de la FTDA, manifestaba que “el ilícito de dilución tiene lugar cuando el uso de una marca por terceros no autorizados crea la percepción de que la marca ya no tiene un significado único, singular o particular, sino que en cambio denomina variados productos de distintos orígenes. En síntesis, cuando el uso de una marca igual o de marcas similares por terceros causa que una marca se vuelva menos distintiva, ésta ha sido diluida”46. La INTA 47 define a la dilución como “el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida por un te...