TEMA 8. Signos Distintivos PDF

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Profesor: Ignacio Fernandez Larrea...

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TEMA 8. SIGNOS DISTINTIVOS. 1. Marcas. Regulación legal. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas Reglamento Ley de Marcas: RD 687/2002, de 12 de julio. Hay profundas reformas recientes: -

Ley modificada por Real Decreto Ley 23/2018. Reglamento modificado por Real Decreto 306/2019.

La motivación de la reforma incorpora directiva (UE) 2015/2436. Superar deficiencias de redacción de la previa ley. Concepto. Signo que sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (artículo 4.1.a LM). Signo distintivo con el que una empresa (marca individual) o un conjunto de empresas (marca colectiva) diferencian el resultado material o tangible de su actividad económica. Requisitos conceptuales: -

Han de ser susceptibles de representación en el Registro de Marcas. Deben serlo de tal modo que permita al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la misma.

Ya no se exige el anterior requisito de que fuera susceptible de representación gráfica. a. Criterios de distinción. Podemos realizar la siguiente distinción atendiendo a determinados parámetros, que son: 1. En función de su objeto. - De producto. - De servicio. 2. En función de la naturaleza de actividad del titular. - Marcas industriales. Puestas por los fabricantes. - Marcas comerciales. Puestas por comercializadores o distribuidores. 3. En función de su titularidad. - Individuales. Pertenecen a una sola persona, que puede ser física o jurídica. - Colectivas. Pertenecen a asociaciones. Dentro de este tipo encontramos un subtipo, que es:  De garantía. Sirven para diferenciar productos o servicios certificados. 4. En función de su territorialidad. - Nacionales. Se encuentran en el Estado. - Internacionales. Depositadas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Propiedad (OMPI). - Marca de la Unión Europea. Solicitadas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO). b. Nacimiento del derecho sobre la marca. nacimiento con inscripción, o con creación y uso. La ley vigente es la 17/2001 que acaba con la polémica. Otorga carácter constitutivo a la escisión en el registro. Art. 2.1 LM: "el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, de conformidad con las disposiciones de la presente ley". Principio anterior no exclusivo: supeditado a que concurra buena fe en el solicitante. c. Marcas notorias y de alto renombre. Excepción al carácter constitutivo de la inscripción. El derecho nace con la creación y uso anteriores a la inscripción. Incluso puede prevalecer contra signo registrado posterior. Marcas no registradas que sean notoriamente conocidas. El art. 8 LM las definía en su anterior redacción. Tras la reforma de 2018 se elimina dicha definición. El criterio del TJUE es que, una parte significativa del publico interesado por los productos o servicios amparados por la marca, los conozca.

Concesión de protección especial: -

Prohibición de registro posterior de marca similar o idéntica, aunque sean productos o servicios distintos (ruptura del principio de especialidad). Solo cuando marca posterior pueda suponer obtención de ventaja desleal o uso perjudicial para la marca de renombre. Se busca evitar confusión que de lugar a aprovechamiento ilícito de reputación ajena.

Signos aptos para constituir una marca. Vienen recogidos en: -

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Art. 4 LM, que establece:  Las palabras, incluidos los nombres de personas (marcas denominativas).  Los dibujos (marcas graficas).  Las letras y las cifras, los colores, la forma del producto, de su embalaje…  Los sonidos. Reglamento (art. 2).  Marcas mixtas. Combinación de los signos anteriores.  Marcas animadas. Imágenes asignadas o en movimiento.

Listado ejemplificativo, no tasado. d. Prohibiciones de marca. Listado ejemplificativo, no tasado, no implica libertad absoluta. La ley establece prohibiciones: impiden registro y constituyen causa de nulidad. Hay dos tipos de prohibiciones, que son: -

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Absolutas (art. 5 LM). Afectan a los signos que no tengan acomodo en la definición de marca, puedan resultar contrarios a la ley y al orden público, a las buenas costumbres, puedan inducir a error, confusión, resulten excluidas normativamente por protección a denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Relativas (art. 6 a 10 LM). Afectas a los signos que son, en principio, aptos para hacer marcas, pero entran en colisión con un derecho previo sobre el mismo signo.

e. Procedimiento de concesión. Hay una novedad en la Ley vigente: reforzamiento del papel de las CCAA. STC 103/1999, de 3 de junio. 1. Presentación ante órgano competente de CCAA, donde tenga domicilio el solicitante (anteriormente, se hacía potestativamente). Hay una ampliación de facultades: - Antes, mera excepción y traslado. - Ahora, el examen de requisitos formales, pago de tasas y legitimación. 2. Tramitación OEOM. Remisión de la solicitud verificada por el órgano autonómico. Publicación en BOPI. Búsqueda de oficio de signos registrados idénticos o similares (anterioridades). - No examina de oficio eventuales prohibiciones relativas. - Comunicación a efectos informativos a los titulares de los mismos. - Tramite de oposición por los interesados. Examen de oficio por la OEPM sobre el fondo (prohibiciones absolutas). Si hay oposición o prohibición absoluta, se suspende el procedimiento y hay un plazo para presentar alegaciones. Concesión o denegación de registro. f.

Contenido del derecho.

Hay un monopolio sobre un determinado signo con carácter indefinido. Derecho otorgado por 10 años que puede renovarse indefinidamente por períodos similares. El contenido del monopolio, puede ser: -

Contenido positivo. El titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducirlos en el mercado o utilizar la marca para efectos meramente publicitarios.

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Contenido negativo. El titular podrá oponerse a posterior intento de registrar misma marca o similar en productos idénticos y si es renombrada incluso respecto a producto no idénticos evitar que alguien utilice signo oclusivo.

El monopolio tiene dos finalidades de protección respecto del titular y respecto de los consumidores. -

Protección del titular: interés en que ningún competidor, al copiar o imitar su marca pueda sustraerle clientela obtenida por la característica del producto distinguido por esa marca concreta. Protección de los consumidores: evitar que consumidores atraídos o vinculados a una marca sean inducidos a confusión por otros competidores.

Sentencia paradigmática: STS de 23 de febrero de 1998. Prohibición de usar un envase cilíndrico, con tapa roja y cuerpo amarillo para la comercialización de un producto a base de cacao en polvo. Es un acto contrario al derecho sobre marca inscrita y acto de competencia desleal contrario a la buena fe. Hay una obligación asociada, que es el deber de usar la marca. Debe comenzar a usarse en el plazo máximo de cinco años y no puede suspenderse en su uso por mas de cinco años. El uso puede ser el efectuado por un tercero (licenciatarios). La falta de uso faculta a un tercero a solicitar la caducidad. f.1. Acciones civiles de protección. Son de competencia judicial. Es el juzgado de lo mercantil de la ciudad sede de TSJ de aquellas CCAA en las que el CGPJ haya acordado atribución exclusiva de competencias en materia de patentes. Tribunal Superior de Justicia Cataluña

Madrid Comunidad Valenciana

Juzgado/s designado/s Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial. Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas. Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid. Juzgado de lo Mercantil números 2 de Valencia: patentes Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.

Competencia judicial VS Competencia administrativa. -

Competencia para declarar la nulidad y caducidad corresponde "por vía directa" a la OEPM Si la cuestión se produce por vía reconvencional, competencia corresponde a los tribunales

El plazo de prescripción es de cinco años desde que pudieron ser ejercitadas. Las acciones que se pueden llevarse a cabo son las siguientes: 1. Cesación. 2. Indemnización. Abarca el daño emergente y el lucro cesante. Hay dos opciones: - Consecuencias económicas negativas. Es el beneficio que habría obtenido el titular del haber existido la infracción o los beneficios obtenidos por el infractor. - Cantidad alzada. Comprensiva, al menos, del precio de la licencia que tendría que haber concertado el infractor. Posibilidad de añadir indemnización adicional por el perjuicio causado a la marca por su utilización ilícita. Dos peculiaridades indemnizatorias: -

Indemnización tasada. En todo caso, y sin necesidad de prueba, indemnización del 1% de la cifra de negocios realizadas por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. - Indemnización coercitiva. En los casos de condena a cesación por actos de violación indemnización de hasta 600 €/día por cada día en que no se produzca la cesación efectiva. 3. Destrucción o cesión con fines humanitarios. - Salvo que pueda eliminarse el signo sin destruir el producto. - Atribución de la propiedad de los productos y materiales.

4. Publicación de la sentencia a costa del condenado. f.2. Limites del derecho. 1. Titular de marca de producto puede impedir que comerciantes y distribuidores suprimen su marca de fabricantes, pero no podrá impedir que añadan por separado su marca comercial propia. 2. No podrá impedir a terceros comercializar los productos con la marca, siempre que se haya producido la puesta en comercio en el Espacio Económico Europeo (UE más el Liechtenstein, Noruega e Islandia) por el mismo con su consentimiento. Agotamiento de marca. STS 28 de septiembre de 2001: agotamiento de marca fabricante de ron bajo licencia. 3. No podrá oponerse a que un tercero utilice en el tráfico económico su nombre y apellidos, cuando éstos coincida con la marca. 4. Tampoco podrá prohibir el uso de la marca para indicar por un tercero el destino del propio producto (caso de fabricantes de piezas de recambio que señala que las mismas van a integrarse un automóvil de marca concreta). g. Transmisibilidad. Hay un indudable valor patrimonial. A veces, uno de los elementos de mayor valor económico de la empresa puede transmitirse, darse en garantía, ser objeto de derechos reales y objeto de copropiedad. El negocio más usual: licencia. -

Se necesita una autorización temporal del uso y explotación de la marca durante un tiempo determinado, a cambio de la contraprestación. - Puede ser total o parcial, exclusiva o no exclusiva. - En defecto de pacto se presumirá: vigente durante toda la duración del registro, aplicable a todo el territorio nacional, y no exclusiva. h. Extinción del derecho. Nulidad. Se declara por la OEPM si es por vía directa, o por los tribunales si es por vía reconvencional. Las causas de nulidad son: -

Actuación de mala fe en el solicitante al presentar su solicitud. Contravención de prohibiciones:  Contravención de prohibiciones absolutas. Son las recogidas en el art. 5 LM. En estos casos la acción para pedir la nulidad no prescribe. Está legitimado cualquier perjudicado con capacidad procesal.  Contravención de prohibiciones relativas. Son las recogidas en los artículos 6 a 10 LM (colisión con derecho previo). Legitimados: quienes puedan oponerse al registro de una marca.

Caducidad de la acción por tolerancia: -

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La acción de nulidad caduca por tolerar ejercicio. el titular de una marca no puede ejercitar acción de nulidad contra marca posterior, idéntica o similar, cuando la ha tolerado durante cinco años consecutivos con conocimiento de su uso. Correlativamente, el titular de la marca posterior tampoco podrá oponerse al uso de la marca anterior. coexistencia de ambas marcas. No es un mero supuesto de prescripción. requiere no sólo paso del tiempo sino dos elementos adicionales:  conocimiento por parte del titular de la marca anterior  Uso efectivo del titular de la marca posterior

Caducidad. -

Expiración del plazo legal. - No utilización

Legitimación: cualquier perjudicado con capacidad procesal.

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Las causas de caducidad son: - No renovación. Renuncia del titular. En tal caso, declaración de oficio por la OEPM.

Particularidades probatorias: cuando se alegue no ejercicio durante más de cinco años, será titular (demandado) quien habrá de probar dicho uso. Tipos de caducidad: -

Caducidad por no uso. puede valer uso verificado después de los cinco años, pero antes de la presentación de la solicitud de caducidad. No valdrá si dicho uso se produce después de haber conocido que la presentación de la solicitud de caducidad podía ser presentada (artículo 57 LM). Régimen más complejo que la de la antigua LM 1988: presunción iuris et de iure de que cualquier uso iniciado en los tres meses previos a la solicitud de caducidad estaba motivado por esta y no podía tener efectos "rehabilitadores".

STS 22 de septiembre de 1999. Caso Nike. permitía uso "rehabilitador" en los tres meses previos siempre que se hubiera producido sin conocimiento de la presentación de la solicitud de caducidad -

Caducidad Marca vulgarizada. Aquella que, por actividad o inactividad de su titular, se ha convertido en la designación usual del producto precisamente por su éxito en el mercado ha dejado de tener fuerza distintiva (art. 54.1.b LM).

SAP Barcelona número 557/2004, de 21 de diciembre Caso "ganchitos" i.

Marca de la Unión Europea.

Reglamento 2017/1001, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la unión europea. Complementado por el Reglamento delegado 2018/625, el 5 de marzo que regula las cuestiones procedimentales. Principios informadores: -

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Principio de unidad. La marca de la unión europea (MUE) sólo puede ser solicitada y concedida para la totalidad del territorio de la UE. Hay una única solicitud, una única tasa, y ante una única oficina (la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Principio de coexistencia con las marcas nacionales. MUE no tiende a suplantarlas. El registro de una MUE puede fracasar por la oposición del titular de la marca nacional anterior en un Estado miembro. Este mismo titular estará legitimado para pedir la nulidad de una MUE ya registradas y generales confusión. Principio de autonomía. La MUE se rige exclusivamente por las normas europeas, no por las nacionales. Ello no excluye que la normativa europea se remita y habilite la normativa nacional. RMU remite a derechos internos en dos aspectos:  Acciones por violación del derecho.  Régimen jurídico de la MUE como objeto de propiedad.

Motivos de denegación. Sistema similar al establecido en nuestra vigente ley de marcas: -

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Denegaciones absolutas. Son signos que no reúnen los requisitos necesarios para ostentar la consideración de marcas (Xj, signo genérico que no permite individualización y carece de fuerza diferenciadora). Estos signos, aquejados de prohibición absoluta, "nunca" serán marca. Denegaciones relativas. Los signos están habilitados conceptualmente para hacer marcas, pero chocan con la previa existencia de una MUE o de una marca nacional con las que pueden inducir a confusión.

Adquisición del derecho. El modo de adquisición "originario" o "constitutivo". El derecho se adquiere mediante registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Quedan a salvo los derechos de los titulares usuarios de una marca notoria no inscrita: puede solicitar su no inscripción, o bien su nulidad. Procedimiento de adquisición. Muy similar a la actualmente vigente en España. Hay que pedir una solicitud ante la EUIPO, que hará un examen de oficio. Es un examen formal de las prohibiciones absolutas. No examina las prohibiciones relativas y se limita a realizar una búsqueda si así lo pide el solicitante. Periódico información pública. Posibilidad de oposición por los interesados. Amplísima legitimación para oponerse a su concesión. Tiene la particularidad del régimen comunitario:

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Los interesados solamente pueden oponer causas de denegación relativas (se entiende que las de denegación absoluta te han sido revisados de oficio por el órgano de control, y no son cuestionables). Sí cabe formular observaciones (que no, alegaciones) que permitan al órgano de control revisar su pronunciamiento de oficio.

La EUIPO. Es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Su sede esta en Alicante. Tiene competencia tanto para la fase inicial de concesión de la marca, como para declarar la nulidad o caducidad. Su estructura es: -

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Consejo de administración, integrado por 4 miembros.  Un representante de cada Estado miembro.  Dos representantes de la Comisión.  Un representante del Parlamento Europeo. Los examinadores. Son de gran relevancia en la primera fase del proceso de registro. Son los responsables de comprobar si se cumplen requisitos formales y si concurren, o no, motivos de denegación absolutos.

La EUIPO tiene unos órganos administrativos, que son: -

Divisiones de oposición. Es un órgano pluripersonal, formado por tres miembros, al menos uno de ellos ha de ser jurista. Su competencia básica: resolverlo motivo de denegación relativa (conflicto con otra marca). Departamento a cargo de la llegada del Registro. Es un órgano competente para adoptar las resoluciones relativas a las inscripciones en el registro. Divisiones de anulación. Resuelve los supuestos de caducidad y nulidad. Es un órgano pluripersonal formado por tres miembros, al menos uno de ellos jurista.

Las salas de recursos de la EUIPO. Tienen tres salas, compuestas cada una por 3 miembros (dos de ellos, al menos, juristas), responsables de resolver los recursos contra las resoluciones de los órganos de administración y administrativos. Además, operan como una segunda instancia, que resuelve los recursos de apelación. Sus resoluciones pueden ser recurridas ante el Tribunal General UE. Acciones de protección. El titular de MUE tiene un derecho de exclusiva similar al de la marca nacional para las acciones de protección, el derecho comunitario se remite al derecho nacional. Resulta aplicable todo lo visto en materia de acciones de LM española. Tiene competencia judicial exclusiva: -

Juzgados de lo Mercantil de Alicante. Competencia para cualquier conflicto relativo a MUE. Extiende su jurisdicción a todo el territorio español.

Extinción del derecho. Puede ser por nulidad y caducidad. Sigue un sistema equiparable al vigente en la LM española. Incluso hay una coexistencia de competencia administrativa y judicial. -

En nulidad por vía directa será competente la EUIPO (a través de las divisiones de anulación). En nulidad por vía reconvencional serán competentes los tribunales.

TNMUE, en nuestro caso, Juzgado de lo Mercantil de Alicante. 2. Otros signos distintivos. Nombre comercial. Todo signo susceptible de representación gráfica que identifica una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de adema empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87.1 LM). Puede venir formado especialmente por: -

Los nombres patronímicos, las razones sociales, la denominación de las personas jurídicas. Las denominaciones "de fantasía" las denominaciones alusivas al objeto de la actividad comercial. Los anagramas y logotipos. Imágenes, figuras y dibujos (o cualquier combinación de las anteriores).

Conclusión: criterio de gran libertad para la formación del nombre comercial. Coexistencia con la denominación social.

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la existencia de una denominación social (que no, nombre comercial) puede ser causa de denegación relativa de la solicitud de registro de un nombre comercial que pue...